商標審定核駁理由先行通知

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李永然律師、林貴卿律師

【問題】

甲股份有限公司(下稱甲公司)向經濟部智慧財產局(下稱智財局)申請註冊「A商標圖樣」,沒想到甲公司在商標註冊申請案件准駁前,收到智財局的「核駁理由先行通知書」,甲公司收到後,該如何處理?得否對該「先行通知書」表示不服,而提起「訴願」?

【解析】

一、智財局依《商標法》第31條第1項及第2項規定,會先審查申請人的商標註冊申請案件:

按《商標法》第31條第1項及第2項分別規定:「I、商標註冊申請案經審查認有第29條第1項、第3項、前條第1項、第4項或第65條第3項規定不得註冊之情形者,應予核駁審定。II、前項核駁審定前,應將核駁理由以書面通知申請人限期陳述意見。」;所以,當申請人申請註冊「商標圖樣」,智財局的審查官將對申請註冊商標圖樣是否具備商標識別性等積極條件,及商標圖樣是否具有法律所規定不得註冊的事由的消極條件,先加以審查。

二、智財局依《商標審定核駁理由先行通知實施要點》規定,會預先將核駁理由通知申請人,讓申請人針對核駁理由來陳述意見:

其次,《商標審定核駁理由先行通知實施要點》第1點規定:「為提供申請人陳述意見機會,防杜審查偏失,確保申請人權益,並減少不必要之爭訟,特訂定本要點」,該要點前述規定已明白表示該要點規定之目的,乃在使申請人於智財局作成商標申請核駁決定前,能有陳述意見機會,避免智財局審查上的偏頗或有失公平,藉以保障申請人權益。所以智財局在對申請註冊商標圖樣核駁審定前,會預先將核駁理由以「書面通知」方式,要申請人於限期內陳述意見,該「書面」也就是前述的「核駁理由先行通知書」。

三、智財局「核駁理由先行通知書」的說明,原則上會載明下列內容:

(一)第一段會先說明申請註冊商標圖樣不得註冊的事由,並引用法條,如果係因申請註冊商標圖樣不具「識別性」(註1),將說明不具識別性的理由;或涉及申請註冊商標圖樣與其他已註冊商標圖樣相同或近似,將隨文檢附擬據以核駁商標資料;或因指定使用於同一或類似之商品且有混淆誤認之虞,也會說明指定使用之商品範圍。

(二)第二段智財局則會指出申請人可得採行的具體作法,例如:本件如何使用或實際使用的態樣;申請註冊商標圖樣已取得識別性的證據;可聲明申請註冊商標圖樣中,某部分不在專用之列;非商品或服務說明之具體事證;無使相關消費者混淆誤認之虞之具體事證或無減損著名標章識別性或信譽之虞之具體事證;減縮與其他已註冊商標圖樣指定使用的相同或類似商品;經核准註冊商標或申請在先之商標所有人同意申請之證明文件;刪除申請註冊商標圖樣中之某部分,並檢送刪除後的申請註冊商標圖樣(商標圖樣非實質變更);如不欲減縮商品,為避免所指定使用之商品全部核駁,得備具分割申請書及規費,申請分割為2個以上之註冊申請案,分割後無衝突部分之商標將先行核准審定;有衝突部分之商品如欲取得註冊,請於分割後依期限陳述意見等。

(三)最後「核駁理由先行通知書」也會載明就指定使用商品或服務之減縮、商標圖樣之非實質變更、註冊申請案之分割及不專用之聲明,應於核駁審定前為之,以取得註冊,並要求申請人嗣後來文,務必要註明「申請案號」及「發文字號」等文字。

四、智財局的「核駁理由先行通知書」只是審查結果的「事實敘述」或「觀念通知」(註2),並不是「行政處分」,無法提出訴願進行救濟:

復依《行政程序法》第92條第1項規定:「本法所稱行政處分,係指行政機關就公法上具體事件所為之決定或其他公權力措施而對外直接發生法律效果之單方行政行為。」,然而,「核駁理由先行通知書」只是智財局對申請人申請註冊商標圖樣所為先行審查結果的「事實敘述」或「觀念通知」,並非作成有法效性的意思表示。況且,若智財局核駁申請人商標註冊申請案將另行製作核駁處分書予申請人;因此,申請人商標註冊申請案件既不因「核駁理由先行通知書」的敘述或通知,而發生任何法律上的效果,故「核駁理由先行通知書」性質上並不屬於「行政處分」。

五、依本題例,甲公司於商標註冊申請案准駁前,收到智財局「核駁理由先行通知書」,因該先行通知書只是智財局就商標註冊申請案先行審查結果的「事實敘述」或「觀念通知」,性質上並非「行政處分」,所以無法針對該函文提出「訴願」進行救濟。甲公司應先詳閱「核駁理由先行通知書」,請教專業人士(如律師、商標代理人等)或依該先行通知書的說明,提出「陳述意見」,俾維護自身權益(本文作者均為永然聯合法律事務所執業律師)。

1、識別性是指透過商標指示商品或服務來源,並可以跟他人的商品或服務相互區別的特性。因此,識別性的判斷是以商標與指定商品或服務間的關係為依據,不能夠脫離指定商品或服務單獨為之。

2、觀念通知是指行政機關單就一定事實的認識而向人民表示的行為,通常以告知或通知的形式為之。

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